Acerca de esta serie: Los cinco hallazgos más comunes en las auditorías de diligencia debida legal en operaciones de fusiones y adquisiciones en los Países Bajos
En el dinámico panorama de las fusiones y adquisiciones en los Países Bajos, la auditoría de diligencia debida legal sigue siendo una de las fases más cruciales de cualquier operación. Durante esta fase, se verifica minuciosamente la información facilitada por el vendedor, se identifican los posibles riesgos y se determina el valor de la operación o, en ocasiones, se reevalúa de forma exhaustiva. Un proceso exhaustivo de diligencia debida no solo protege al comprador, al identificar riesgos y determinar las estrategias de negociación, sino que también beneficia al vendedor y a la empresa objetivo, al aclarar obligaciones, identificar mejoras operativas y armonizar las expectativas.
Este artículo es el cuarto de una serie de cinco artículos sobre los cinco hallazgos más comunes en las auditorías de diligencia debida legal en operaciones de fusiones y adquisiciones en los Países Bajos. Para esta serie, hemos llevado a cabo un análisis en profundidad de los informes de diligencia debida de nuestras recientes operaciones de fusiones y adquisiciones en los Países Bajos y hemos identificado los cinco hallazgos más comunes en las auditorías de diligencia debida legal. Cada artículo de la serie analiza en profundidad uno de estos hallazgos, así como otros temas relacionados.
Resumen del artículo: Señales de alerta en materia de propiedad intelectual en las operaciones de fusiones y adquisiciones en los Países Bajos
En este cuarto artículo, analizamos los hallazgos más comunes que se detectan durante la diligencia debida legal de los derechos de propiedad intelectual (derechos de PI) en las operaciones de fusiones y adquisiciones en los Países Bajos. Entre los temas tratados se incluyen:
Este artículo destaca la importancia de adaptar el análisis de diligencia debida a la naturaleza de los derechos de PI de las empresas objetivo y explica cómo dicho análisis suele poner de manifiesto cuestiones que pueden afectar de manera significativa a la valoración e incluso a la certeza de la operación.
Qué aspectos deben tenerse en cuenta en una diligencia debida centrada en los derechos de PI
No existe un enfoque «único» para la diligencia debida en materia de derechos de PI. El alcance, la profundidad y la metodología adecuados deben adaptarse a la naturaleza específica de los derechos de PI utilizados en la actividad empresarial de la empresa objetivo. En la práctica, la diligencia debida en materia de derechos de PI suele limitarse a verificar la titularidad de los derechos registrados (como patentes, marcas registradas y diseños) y a realizar un análisis general de las licencias de software. A menudo se pasan por alto los derechos no registrados y la idoneidad de las medidas de protección de los derechos de PI de la empresa objetivo.
Derechos de PI no registrados
Entre los derechos de PI no registrados destacan, sobre todo, los derechos de autor, los diseños no registrados y los conocimientos técnicos confidenciales, como los secretos comerciales y los datos de I+D. La protección jurídica de dichos derechos depende, por naturaleza, de que el titular de los mismos aplique las medidas de protección adecuadas.
Cuando se contemple la protección y la comercialización mediante patentes, es fundamental mantener una estricta confidencialidad sobre la invención en cuestión antes de la presentación de la solicitud. Cualquier revelación de información de la invención antes de la fecha de presentación de la solicitud puede anular su novedad y, por lo tanto, poner en peligro su patentabilidad. Según la legislación vigente en materia de patentes, se considera que una invención carece de novedad si se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud, de tal manera que forme parte del «estado de la técnica», es decir, toda la información que se haya puesto a disposición del público en cualquier parte del mundo, en cualquier forma, antes de dicha fecha. Esto incluye cualquier información que permita a un experto en la materia acceder a los conocimientos técnicos de la invención o deducirlos.
Se aplica un principio similar en el ámbito de los derechos sobre diseños registrados con arreglo a la legislación del Benelux y de la UE. Por regla general, un diseño debe ser nuevo y poseer carácter propio en la fecha de presentación de la solicitud. La novedad se pierde si el diseño se ha dado a conocer al público antes de la presentación de la solicitud (sin perjuicio de los periodos de gracia limitados previstos en la legislación de la UE en materia de diseño). Se considerará que un diseño se ha puesto a disposición del público si se ha revelado de tal manera que, en el curso normal de los negocios, hubiera podido llegar a ser conocido por los círculos especializados del sector en cuestión que operan en la Unión Europea, independientemente del lugar de revelación inicial. Por consiguiente, una revelación de información en China o EE. UU., por ejemplo, puede igualmente anular la novedad de un diseño del Benelux si dicha información hubiera podido darse a conocer razonablemente en el sector pertinente de la Unión Europea.
Por lo tanto, un control inadecuado de la revelación de información previa a la presentación de la solicitud, ya sea a través de publicaciones, actividades de marketing, interacciones con los clientes o filtraciones internas, puede menoscabar de manera significativa la disponibilidad y la aplicabilidad de la protección tanto de las patentes como de los diseños, por lo que debe ser un aspecto clave a tener en cuenta en cualquier proceso de diligencia debida.
Si bien la revelación de información prematura puede poner en peligro la protección de las patentes y los diseños, la postura es aún más estricta en el contexto de los secretos comerciales, donde la protección depende por completo de la existencia misma del secreto.
Según el artículo 1 de la Ley neerlandesa de secretos comerciales (Wet bescherming bedrijfsgeheimen), la información solo se considera secreto comercial si:
Este marco jurídico plantea una dificultad metodológica fundamental a efectos de la diligencia debida. A diferencia de los derechos de PI registrados, los secretos comerciales no pueden evaluarse mediante la «diligencia debida en materia de titularidad» tradicional. Su propia existencia y aplicabilidad dependen de que la empresa objetivo haya implantado políticas de confidencialidad, controles de acceso y garantías contractuales adecuadas con respecto a los empleados, los contratistas y los socios comerciales. Cuando dichas medidas no existan o sean insuficientes, es posible que los secretos comerciales no gocen de protección jurídica alguna, independientemente de su importancia comercial o de las inversiones realizadas en su desarrollo.
Titularidad poco clara y vicios en la titularidad
Una de las conclusiones más frecuentes en una investigación de diligencia debida sobre derechos de PI es que la empresa objetivo no es la titular legal de todos los derechos de PI relevantes para su actividad empresarial o que parecen utilizarse en ella. Este hallazgo puede adoptar varias formas:
Se plantea una cuestión especialmente problemática cuando los derechos de PI han sido desarrollados por varias partes a lo largo del tiempo, sin que se hayan documentado adecuadamente las transmisiones en cada etapa. Esta situación se da con frecuencia en el ámbito del software. A modo de ejemplo, una aplicación de software puede haber sido desarrollada inicialmente por uno de los fundadores, modificada posteriormente por empleados y, más tarde, perfeccionada por contratistas externos. Si no se han obtenido debidamente las cesiones por escrito de cada colaborador en cada fase del desarrollo, la cadena de titularidad podría quedar fragmentada y generar incertidumbre. En tales circunstancias, puede resultar prácticamente imposible determinar qué parte es titular de cada uno de los elementos de los derechos de PI en cuestión y si la empresa objetivo tiene la titularidad legal para utilizarlos.
Este riesgo se ve aún más acentuado en el contexto del desarrollo asistido por inteligencia artificial. Cada vez más, los contenidos, el código y otros resultados se generan con la ayuda de sistemas de IA. Sin embargo, la jurisprudencia reciente y la opinión predominante entre los expertos en PI indican que dichos resultados podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de la protección de los derechos de autor. La protección de los derechos de autor exige que una obra constituya una creación intelectual propia del autor, que refleje decisiones libres y creativas atribuibles a un autor humano. Cuando el resultado se genera mediante el funcionamiento de algoritmos (semi)autónomos, el contenido resultante, en muchos casos, no se considerará una obra protegida por derechos de autor del usuario que introduce los datos, ya que el resultado final no está determinado en medida suficiente por el control creativo humano.
Por consiguiente, incluso cuando los datos introducidos en un sistema de IA sean muy originales, creativos y de gran valor comercial, esto no implica necesariamente que el resultado obtenido pueda acogerse a la protección de los derechos de autor. Esto da lugar a un riesgo estructural en las operaciones relacionadas con el desarrollo asistido por IA, lo que incluye incertidumbre en cuanto a la titularidad, la exigibilidad y la exclusividad de los principales resultados. En tales circunstancias, puede ser necesario garantizar la protección mediante mecanismos como los acuerdos contractuales y la protección de los secretos comerciales. También se podría considerar el uso de instrumentos probatorios o cuasiprotectores (como el sistema i-DEPOT de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux), en lugar de recurrir a los regímenes tradicionales de derechos de autor.
Este riesgo es especialmente acusado en el caso del software y otras obras que están sujetas a un desarrollo y una iteración continuos. Según la legislación de los Países Bajos en materia de derechos de autor, las obras derivadas gozan de protección independiente de la obra original. Sin embargo, tanto la creación como la explotación de una obra derivada requieren el consentimiento del titular de la obra original. En consecuencia, cualquier deficiencia en la cadena de titularidad, en cualquier fase, puede mermar de forma significativa la capacidad de la empresa objetivo para explotar legalmente sus derechos de PI.
Según la legislación de los Países Bajos, la titularidad de los derechos de PI no recae automáticamente en una empresa por el mero hecho de que esta encargue, financie el desarrollo o utilice dichos derechos. La titularidad de los derechos de PI se adquiere bien de forma original (es decir, mediante la creación por parte del titular de los derechos), bien de forma derivada (es decir, mediante una cesión válida del titular original de los derechos, en calidad de cedente, a un cesionario). Las distintas categorías de derechos de PI pueden regirse por marcos jurídicos distintos, con requisitos fundamentalmente diferentes en cuanto a su creación, protección y aplicación. Lo siguiente se aplica a todas las principales categorías de derechos de PI:
El impacto de una titularidad poco clara o de vicios en la titularidad dependerá en gran medida de la importancia de los respectivos derechos de PI. Cuando los derechos de PI en cuestión constituyen activos fundamentales, los vicios en la titularidad pueden resultar decisivos para la operación y, en casos extremos, pueden llevar a la cancelación total de la misma si no se puede establecer u obtener la titularidad válida por parte de la empresa objetivo. Siempre que sea posible, el comprador suele exigir que se subsanen todas las irregularidades antes del cierre de la operación, lo que normalmente se consigue mediante la inclusión de una o varias condiciones suspensivas en la documentación de la operación, que obligan al vendedor a obtener cesiones válidas por escrito de todas las personas físicas o jurídicas que puedan tener derechos sobre (partes de) los derechos de PI en cuestión. Dichas cesiones deben identificar los derechos cedidos con la suficiente precisión. Las formulaciones amplias o genéricas, como «se ceden todos los derechos», pueden resultar insuficientes para que la cesión sea válida. En el caso de los derechos de PI registrados, cualquier transferencia de titularidad deberá inscribirse debidamente en los registros correspondientes para que surta efecto frente a terceros.
Incluso cuando los derechos de PI afectados no se consideren fundamentales para la actividad empresarial, los vicios en la titularidad dan lugar a riesgos jurídicos y comerciales residuales que deben tenerse en cuenta en la evaluación global de la operación y abordarse adecuadamente en la documentación de la misma. Es posible que terceros reclamen la (co)propiedad, lo que podría dar lugar a costosos litigios, medidas cautelares que restrinjan el uso o la explotación de los derechos de PI por parte de la empresa objetivo o reclamaciones por daños y perjuicios u otras compensaciones económicas.
La resolución de vicios de titularidad puede tener un impacto significativo en los plazos y la ejecución de la operación. Identificar todos los derechos de PI pertinentes, verificar la titularidad, localizar a los colaboradores históricos y garantizar su colaboración para formalizar la documentación necesaria puede ser un proceso que requiera mucho tiempo y recursos, y que puede retrasar la firma o el cierre de la operación. Si la empresa objetivo se ve envuelta en un litigio relacionado con los derechos de PI, esto podría incluso suponer el fin de la operación.
Ausencia de cláusulas sobre derechos de PI
Otro hallazgo habitual, tal y como ya hemos abordado brevemente en nuestro tercer artículo de esta serie sobre hallazgos en las auditorías de diligencia debida en materia de derecho laboral, es la ausencia o la insuficiencia de cláusulas contractuales que regulen los derechos de PI en los contratos con empleados, contratistas independientes, trabajadores por cuenta propia, consultores y otros prestadores de servicios externos. Aunque muchas empresas incluyen algún tipo de cláusula sobre PI en sus contratos estándar de trabajo y con contratistas, estas disposiciones suelen ser incompletas, inadecuadas o ambiguas, y en ocasiones ni siquiera figuran en los contratos correspondientes.
La ausencia de disposiciones claras sobre la cesión de derechos de PI puede generar una gran incertidumbre en cuanto a la titularidad de dichos derechos. Tal y como se ha explicado anteriormente, la titularidad de los derechos de PI creados por empleados o contratistas debe establecerse, por regla general, mediante contrato; a falta de un acuerdo explícito, dichos derechos no se transferirán automáticamente al empresario o al destinatario del servicio. Incluso cuando existan cláusulas contractuales, el alcance de la titularidad del empresario dependerá de si la creación de la invención o la obra entra dentro de las responsabilidades laborales efectivas del trabajador, lo cual puede resultar ambiguo si no se establecen definiciones contractuales precisas.
Las consecuencias de la falta o deficiencia de las disposiciones sobre derechos de PI pueden ser de gran alcance:
Licencias restrictivas y cláusulas de cambio de control
Muchas empresas objetivo no son titulares de los derechos de PI esenciales para sus operaciones comerciales, sino que dependen de licencias concedidas por terceros. Estas licencias de derechos de PI suelen contener cláusulas restrictivas, entre las que se incluyen:
Si bien los acuerdos de licencia son una característica habitual y, a menudo, eficaz de las operaciones comerciales modernas, introducen inevitablemente dependencias y vulnerabilidades que pueden afectar de manera significativa al calendario, la valoración y, en algunos casos, incluso a la viabilidad de una adquisición. Si desea obtener más información sobre el contenido y las repercusiones de las cláusulas de cambio de control, le remitimos al primer artículo de esta serie, en el que ya hemos profundizado en estos aspectos.
Cuando los derechos de PI fundamentales se explotan mediante licencia en lugar de ser propios, las condiciones restrictivas de la licencia pueden dar lugar a un riesgo significativo en la operación. En casos extremos, el derecho del licenciante a cancelar la licencia o a denegar su consentimiento a un cambio de control puede otorgarle un veto «de facto» sobre la operación. En consecuencia, la capacidad del comprador para continuar con la actividad de la empresa objetivo tras el cierre de la operación podría depender de la obtención del consentimiento de terceros. Conseguir dicho consentimiento puede ser un proceso largo e incierto, que podría retrasar la operación. Además, los licenciantes que tengan conocimiento de que se requiere su consentimiento pueden intentar aprovechar esta ventaja para renegociar las condiciones de la licencia en su beneficio. Por último, las restricciones a la transferencia, cesión o concesión de sublicencias de los derechos de PI objeto de la licencia pueden limitar de manera significativa la estrategia de integración prevista por el comprador tras el cierre de la operación o sus futuras opciones de salida, lo que repercutiría directamente en la justificación general de la operación y en su valor.
Cinco consejos clave: evaluación de cuestiones relacionadas con los derechos de PI
¿Necesita asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la PI según la legislación de los Países Bajos?
¿Desea evaluar si los derechos de PI de una empresa son de su propiedad o se han cedido bajo licencia de forma válida, o si determinada información puede considerarse un secreto comercial y, en caso contrario, cómo podría afectar esto a la distribución de riesgos en los documentos de la operación y a los planes posteriores al cierre? No dude en ponerse en contacto con Friederike Henke o Deniz Xinyi Bussing, de nuestro departamento de Fusiones y Adquisiciones Corporativas, o Philip ter Burg o Julia Mascini, del área de Derecho Mercantil y Propiedad Intelectual, quienes estarán encantados de asesorarle y ofrecerle orientación personalizada sobre estas cuestiones.
Próximamente: en la última parte de nuestra serie Los cinco hallazgos más comunes en las auditorías de diligencia debida legal en operaciones de fusiones y adquisiciones en los Países Bajos, analizaremos los problemas inmobiliarios que más se suelen señalar durante las auditorías de diligencia debida legal.