03-07-2023

Dit is hoe u uw intellectuele eigendom beschermt | Deel 3 | Merken: onderscheid je van de rest

Dit derde artikel van de serie 'Dit is hoe u uw intellectuele eigendom beschermt' gaat in op het merk en het merkenrecht.

Introductie
Door het gebruik van een merk kunnen ondernemingen hun producten en/of diensten onderscheiden van die van andere ondernemingen. Afnemers herkennen aan de hand van het merk de producten en/of diensten als afkomstig van de onderneming. Een merk kan veel goodwill belichamen en is dan ook van grote waarde voor die onderneming. Algemeen bekende en dus waardevolle merken zijn bijvoorbeeld Nike, Coca-Cola, Apple, Mercedes Benz en Google. Gelet op de waarde van goede merken is het essentieel deze te beschermen tegen namaak of het onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van het merk. In het algemeen is daarvoor vereist om een merk te registeren. In de meeste landen geldt dat alleen de houder van een geregistreerd merk kan opkomen tegen namaak of onrechtmatig aanhaken.

Omdat merkhouders niet alleen kunnen optreden tegen identieke tekens voor dezelfde producten, maar ook tegen vergelijkbare tekens, ontstaat een ruime beschermingsomvang rondom het merk van een onderneming.

Het merk
Als merk worden beschouwd alle tekens die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan benamingen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen en zelfs klanken en geuren.

Omdat een merknaam dient om producten en diensten van concurrenten te kunnen onderscheiden kan een merk niet uitsluitend beschrijvend zijn, maar dient dit een onderscheidend vermogen te hebben. Ook moet het gaan om een concreet teken. Een aanvraag voor iets onbepaalds wordt niet goedgekeurd. Zo had de merkaanvraag van stofzuigermerk Dyson op algemene en abstracte wijze betrekking op alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak voor stof.

Verschillende soorten merken die worden onderscheiden zijn:

Beeldmerken: Logo’s en etiketten, maar ook bijvoorbeeld woorden in een speciaal lettertype of in een speciale opmaak, zogenaamde woord-beeldmerken.
Woordmerken: De naam waaronder een product of dienst op de markt is.
Kleurmerken: Een enkele kleur of een combinatie van kleuren, zoals bijvoorbeeld Shell rood/geel, KPN groen en Camping Gaz blauw.
Vormmerken: Ook de vorm van een product of een verpakking kan een merk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Tripp Trapp-stoel
Klankmerken: Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waarom het gaat. In zo’n geval kan dit als merk, in de vorm van een notenbalk, worden gedeponeerd en beschermd.
Geurmerken: Een voorbeeld van een geurmerk is die van PLAY-DOH klei van Hasbro. De geur van de klei dus. Wel is vereist dat de geur op precieze en duidelijke wijze kan worden omschreven.

Merken kunnen voorts worden onderverdeeld in individuele merken en collectieve merken. Een individueel merk is een teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van een individuele onderneming te onderscheiden. Een collectief merk daarentegen dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren of diensten, afkomstig van verschillende ondernemingen. Ze zijn voornamelijk bedoeld als waarborgteken voor de gemeenschappelijke kwaliteit, zoals bijvoorbeeld het KEMA-KEUR, Fairtrade of Beter Leven.

Een geregistreerd merk is een vermogensrecht en kan als dusdanig, los van een onderneming, worden verkocht. Daarnaast kan een merk aan derden geheel of beperkt in licentie worden gegeven. Zo is het voor producenten en franchisegevers gebruikelijk om aan distributeurs c.q. franchisegevers een qua gebied en/of productsoorten beperkte merkenlicentie te geven.

Het verkrijgen van een merkrecht
De merkaanvraag kan worden gedaan voor het Benelux-gebied, een zogenaamd Benelux-depot, bij het ‘Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom’ (BBIE), of voor heel de Europese Unie bij het ‘Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie’ (EUIPO). Krachtens de Overeenkomst van Madrid en het aanvullende Protocol van Madrid is het ook mogelijk om een zogenaamde “internationale inschrijving” van merken te doen. Via een internationale inschrijving kan bescherming worden verkregen in meer dan 80 landen aangesloten landen. Voor een internationale inschrijving is een basisinschrijving als nationaal merk bij een nationaal Merkenbureau, Benelux merk bij het BBIE of Uniemerk bij het EUIPO vereist.

Een Benelux- of Uniemerk kan door uzelf direct online worden aangevraagd bij het BBIE of EUIPO. Door de grotere kans op weigering of oppositie kan het echter verstandig zijn om de aanvraag te laten doen door een merkengemachtigde.

Na indiening van een merkaanvraag onderzoekt het BBIE of EUIPO de aanvraag op formele en absolute gronden. Als die aspecten in orde zijn, dan zal de merkaanvraag gepubliceerd worden. Vanaf dat moment gaat een oppositietermijn lopen van twee maanden in geval van een Benelux merk, of drie maanden in geval van een Uniemerk.

Binnen de oppositietermijn kunnen houders van oudere rechten oppositie instellen. Let wel, het gaat daarbij niet alleen om rechten uit Benelux- of Uniemerken. Ook de houders van nationale merkenrechten of van andere rechten, zoals auteursrechten, handelsnamen en rechten gebaseerd op ongeoorloofde mededinging kunnen oppositie instellen.

Nadat op eventuele opposities is beslist of deze zijn geschikt, zoals in 80% van de gevallen, kan de BBIE of EUIPO overgaan tot inschrijving van het merkrecht.

Uiteraard is het ook mogelijk om in landen die geen lid zijn van de genoemde verdragen merkbescherming te verkrijgen. In dat geval dient voor het betreffende land apart via de nationale procedures het merk te worden aangevraagd en gedeponeerd

Het merkrecht
De houder van het merkrecht heeft een uitsluitend recht om zijn merk te gebruiken ter onderscheiding van zijn waren en diensten en die van anderen. Volgens de Europese Uniemerkenverordening en het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom kan in de volgende gevallen sprake zijn van inbreuk op het recht van de merkhouder:

wanneer een teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
wanneer een teken overeenstemt met het merk, en dat teken in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
wanneer een teken gelijk is aan of overeenstemt met een merk dat bekend is (geworden), en dat gebruik plaatsvindt zonder geldige reden en daarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
wanneer sprake is van ander gebruik van het met het merk overeenstemmende teken waardoor voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan.

De merkhouder kan van de inbreukmaker schadevergoeding vorderen, maar kan ook de afdracht van genoten winst vorderen. Bij uitstek de afdracht van met de inbreuk genoten winst kan een effectieve sanctie voor merkeninbreuk zijn. De rechter kan op vordering van de merkhouder tevens een bevel geven tot de afgifte aan de merkhouder van de goederen die inbreuk maken op zijn merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die bij de productie van die goederen zijn gebruikt.

Tenietgaan van het merkrecht
Het recht op een merk kan tenietgaan door nietigverklaring of door verval van het recht. De gronden waarop de vorderingen kunnen worden ingesteld zijn niet dezelfde en leiden tot verschillende rechtsgevolgen. Bij de verbodsvordering gaat het om het merk zoals dat daadwerkelijk wordt gebruikt; bij de nietigheidsactie gaat het om het merk zoals het is ingeschreven.

Door vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het Benelux- of Uniemerk vervalt het merkrecht. De inschrijving van een Benelux- of Uniemerk geldt tien jaar. Verlenging voor telkens tien jaar is onbeperkt mogelijk. Verlengt de rechthebbende niet, dan vervalt het recht op het merk van rechtswege.

Door het vervallen de wettelijke bescherming in het land van oorsprong vervalt ook de bescherming van het internationaal depot. Ook van een internationaal depot kan te allen tijde doorhaling worden verzocht. De inschrijving van een internationaal depot geldt tien jaar. Verlenging voor telkens tien jaar is ook hier onbeperkt mogelijk. Verlengt de rechthebbende niet, dan vervalt het recht op het merk van rechtswege. De rechthebbende kan ook afstand doen van zijn recht voor het Benelux-gebied. Verval in het land van oorsprong (binnen vijf jaar na internationaal depot) brengt verval van het internationaal depot met zich.

Deze twee gronden van verval treden van rechtswege in en behoeven dus niet te worden ingeroepen.

Voorts kan een merkhouder verval vorderen van een nieuwer merkrecht waarvan de merkhouder meent dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn merkrecht.

Een merkrecht kan ook vervallen voor zover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waar, en dus de soortnaam, is geworden.Om een aantal voorbeelden van verwording tot soortnaam te noemen: claxon, cellofaan, pianola, vaseline, butagas, hansaplast, grammophone, linoleum, Melba (allemaal gewezen merken) en wellicht binnenkort: Kruimeldief, Luxaflex en Spa.

Tot slot kan een merkrecht ook vervallen als de merkhouder er geen normaal gebruik van maakt. De wet geeft daarvoor als criterium: indien gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, noch door de merkhouder, noch door een derde met zijn toestemming (zoals een licentienemer), zonder geldige reden enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied, of in het geval van een Uniemerk de Europese Unie, voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, vervalt het merkrecht

Deze gronden van verval moeten voor de rechter worden ingeroepen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de artikelenreeks: Dit is hoe u uw intellectuele eigendom beschermt
Voor vrijwel iedere onderneming vertegenwoordigen intellectuele eigendommen zoals uitvindingen, merken, modellen en auteursrechten een belangrijke waarde. Om die waarde te beschermen is het van belang dat u de door uw onderneming ontwikkelde intellectuele eigendom zowel nationaal als internationaal goed beschermt om misbruik daarvan te voorkomen.

De artikelenreeks: “Dit is hoe u uw intellectueel eigendom beschermt” beoogt u inzicht te geven in de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten, de wijze waarop deze nationaal en internationaal beschermd kunnen worden en de handhaving daarvan. Maandelijks zal er op deze website een nieuwe aflevering verschijnen in onderstaande reeks.

In de negendelige serie komen de volgende onderwerpen aan bod: